Brevetto Unitario e Tribunale Unificato dei Brevetti

L’UPC (dall’inglese Unified Patent Court) è il Tribunale Unificato dei Brevetti. Si tratta di un sistema unificato che affianca il sistema giudiziario nazionale in materia di brevetti. In particolare, l’UPC è competente in merito a validità e contraffazione di brevetti europei e di brevetti europei con effetto unitario (o “brevetti unitari”).

Il brevetto europeo è il brevetto che viene concesso secondo quanto previsto dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC). Una volta concesso, esso si trasforma in un “fascio” di brevetti nazionali validi in Paesi che il titolare sceglie al momento della concessione tra quelli che aderiscono all’EPC.

Il brevetto con effetto unitario è invece un brevetto europeo che, al momento della sua concessione, non si trasforma in un “fascio” di brevetti nazionali, ma resta invece “unico” ed è valido in tutti i Paesi che aderiscono al sistema del Brevetto Unitario. Nei paesi non aderenti al sistema del Brevetto Unitario è comunque possibile effettuare la procedura di validazione del brevetto, analogamente a quanto previsto per i brevetti europei.

Al momento della concessione, il titolare può scegliere tra brevetto europeo e brevetto unitario.

No. Alcuni Paesi, quali ad esempio Spagna, Svizzera, Norvegia e Gran Bretagna, sono esclusi dal brevetto unitario, anche se per ragioni diverse: ad esempio la Spagna, pur facendo parte dell’Unione Europea (UE) ha rifiutato di far parte del sistema del brevetto unitario. Alla Gran Bretagna, che è uscita dall’Unione Europea, così come alla Norvegia e alla Svizzera, che non ne hanno mai fatto parte, tale sistema non si applica.

Una lista aggiornata degli stati nei quali il sistema del brevetto unitario è in forza si può trovare qui: https://www.unified-patent-court.org/en/organisation/upc-member-states

Il Tribunale Unificato dei Brevetti ha la competenza per decidere in merito a validità e contraffazione dei brevetti unitari, così come di tutti i brevetti europei concessi* e di tutte le domande di brevetto europee non ancora concesse per i quali non sia stata presentata una richiesta di opt-out.

*Purché la domanda di brevetto sia stata depositata il 1 marzo 2007 o successivamente

Per i brevetti unitari, il Tribunale Unificato dei Brevetti ha giurisdizione esclusiva. Per quanto riguarda brevetti europei e domande di brevetto europee, almeno per un periodo transitorio, hanno giurisdizione anche i tribunali nazionali. A regime, per i brevetti europei e le domande di brevetto europee, il Tribunale Unificato dei Brevetti avrà giurisdizione esclusiva, limitatamente agli stati che aderiscono all’UPC.

I tribunali nazionali continuano ad avere giurisdizione per i brevetti nazionali e per i brevetti europei validati negli stati che non aderiscono all’UPC.

Si, per lo meno in un periodo iniziale questo è possibile. Il titolare di un brevetto o di una domanda di brevetto europeo può depositare una richiesta di rinuncia, detta “opt-out”.

L’opt-out è una richiesta di rinuncia, un mezzo attraverso il quale un titolare di brevetto o di domanda di brevetto europeo può togliere gli stessi, singolarmente, dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti. In altri termini, tutte le domande di brevetto europeo e i brevetti europei con una data di deposito del 1° marzo 2007 o successiva sono automaticamente soggetti alla giurisdizione dell’UPC, a meno che non venga presentata una richiesta di rinuncia.

L’opt-out in pratica consente di fare in modo che l’eventuale nullità e contraffazione del proprio brevetto o domanda di brevetto possa essere discussa solo davanti a un tribunale nazionale.

L’opt-out non può essere richiesto per brevetti unitari, i quali sono automaticamente soggetti alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Se un titolare non presenta la richiesta di opt-out, il suo brevetto o la sua domanda di brevetto europeo potrà essere giudicato dal Tribunale Unificato dei Brevetti sia per quanto riguarda la validità sia per quanto riguarda la contraffazione. L’esito di tale procedimento avrà effetto limitatamente agli stati che aderiscono all’UPC.

È possibile presentare l’opt-out in qualsiasi momento, fino alla fine del cosiddetto periodo transitorio (7 anni dall’entrata in vigore dell’UPC), purché non vi siano già procedimenti in corso.

L’opt-out, una volta registrato nel Registro UPC, sarà efficace per tutta la durata della domanda di brevetto o del brevetto europeo. Non è previsto un rinnovo periodico. Tuttavia, il titolare può sempre cambiare idea e ritirare l’opt-out, ossia “rinunciare alla rinuncia”.

Sì. Per semplicità si usa dire che il titolare del brevetto o della domanda di brevetto europeo può chiedere l’opt-in. Quindi, se il titolare di un brevetto o di una domanda di brevetto europeo presenta una richiesta di opt-out e successivamente cambia idea, può ritirare l’opt-out per ripristinare la giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Si, ci sono limiti e il titolare non può cambiare nuovamente idea. È possibile rinunciare all’opt-out una sola volta. Se il titolare del brevetto o della domanda di brevetto europeo revoca l’opt-out, non può più chiederlo in futuro.

Un’altra situazione in cui non è possibile tornare indietro è quella in cui è già stato avviato un procedimento legale di fronte ad un tribunale nazionale.

Le richieste di rinuncia devono essere presentate al registro UPC tramite un apposito sistema informatico a cui possono accedere solo coloro che si sono registrati.

Può richiedere l’opt-out il titolare del brevetto europeo (o della domanda di brevetto europeo). Considerata la criticità ed in analogia alle pratiche svolte di fronte all’EPO, la richiesta di rinuncia viene presentata dal mandatario europeo (European Patent Attorney) che ha seguito la pratica all’EPO.

Nel caso in cui il brevetto o la domanda di brevetto europeo sia a nome di due o più titolari, questi dovranno necessariamente prendere una decisione unica. Non è possibile fare un opt-out parziale.

Chiaramente, la risposta alla domanda prevede di esaminare attentamente il contratto di licenza per capire cosa è previsto. In termini generali, un licenziatario (a maggior ragione se non esclusivo) non ha il diritto di decidere di escludere il brevetto europeo dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti. Deve raggiungere una decisione con il titolare del brevetto. La decisione deve essere unica, come nel caso di più titolari.

La richiesta di opt-out deve essere presentata a nome del titolare effettivo, anche se diverso dal titolare registrato dall’EPO. I mandatari dovranno quindi fare ogni ragionevole sforzo per risalire al titolare effettivo, dovranno farsi autorizzare da quest’ultimo e dovranno conservare tutta la documentazione idonea. La documentazione potrebbe essere, ad esempio, una dichiarazione ufficiale o un contratto di cessione, anche se non registrato.

La criticità maggiore da considerare riguarda il principio per il quale un SPC segue il brevetto europeo su cui si basa. Pertanto, se il brevetto europeo fosse centralmente revocato, l’SPC decadrebbe in tutti i paesi aderenti all’UPC.

Ancora una volta, se il brevetto europeo e l’SPC fossero di due titolari diversi, i due titolari dovrebbero trovare un accordo e decidere se rinunciare all’UPC o far parte del nuovo sistema.

Non c’è naturalmente una risposta univoca. Le considerazioni, in termini di vantaggi e svantaggi, cambiano in base a numerosi fattori. Sarebbe difficile menzionarli tutti, ma nella scelta bisogna tener conto della “forza” del titolare (multinazionale, media/piccola azienda, ente di ricerca, …), dell’organizzazione aziendale, dell’importanza del brevetto o del pacchetto di brevetti, della tecnologia, di accordi di licenza in corso, dell’eventuale rapporto con uno Standard, dei dubbi legati ad un nuovo sistema, e di altri fattori che vanno valutati caso per caso.

Il consiglio per un titolare di un brevetto europeo o di una domanda di brevetto europeo è quello di non decidere in autonomia, magari solo sulla base di un sommario confronto di costi. La scelta potrebbe rivelarsi sbagliata, penalizzante e, in alcune condizioni, irreversibile. È rischioso prendere una decisione affrettata.

Il consiglio è quello di prendere la decisione a fronte di un confronto esteso ed ampio con il proprio European Patent Attorney che potrà fornire il proprio punto di vista e le ultime informazioni disponibili o le novità legislative.