tIPs

I beni immateriali che rientrano nella cosiddetta IP box sono:

• software protetto da copyright,
• brevetti industriali,
• disegni e modelli,
• know-how, ossia processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, dove i requisiti perché un know-how possa essere considerato giuridicamente tutelabile sono:

1. segretezza
2. valore economico
3. adozione di misure di protezione ragionevolmente idonee a mantenere segrete le informazioni.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019 – “decreto crescita”), i soggetti che optano per il regime di patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, rimandando il confronto con l’amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo.

Per qualsiasi approfondimento, l’esperienza dei professionisti Marchi & Partners è a tua disposizione.

Di norma, i disegni o modelli diventano pubblici al momento della loro registrazione. Quando si deposita una domanda di registrazione per disegno o modello EU è tuttavia possibile richiedere che la relativa pubblicazione sia differita per un periodo massimo di 30 mesi. Questo permette ad esempio di mantenere segreto l’oggetto della domanda durante lo sviluppo del prodotto e/o della relativa strategia di commercializzazione, scongiurando la possibilità che un competitor ne venga a conoscenza.

L’ambito di protezione di un brevetto è definito esclusivamente dalle rivendicazioni come concesse, che devono essere interpretate alla luce della descrizione e degli eventuali disegni allegati.

Il diritto derivante dalla concessione di un brevetto è quello di impedire a terzi di attuare l’invenzione come rivendicata. Tale diritto può tuttavia estendersi anche a realizzazioni equivalenti dell’invenzione, come stabilito dall’articolo 52(3)bis del Codice di Proprietà Industriale: “Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.”

Quale sia l’ambito di equivalenza è da valutarsi caso per caso, tenendo conto di diversi fattori tra cui lo stato dell’arte alla data di deposito, la descrizione e la procedura d’esame subita dalla domanda di brevetto.

È importante tener presente che non è possibile ottenere due brevetti a nome dello stesso titolare per la medesima invenzione.

Non è altresì possibile ottenere un modello di utilità e un brevetto per la medesima invenzione.

Nel Giugno 2021 anche l’Ufficio Brevetti Europeo si è espresso in merito, chiarendo che una domanda di brevetto europeo può essere rifiutata a causa del divieto di doppia brevettazione, cioè se diretta alla medesima invenzione già protetta da un altro brevetto concesso allo stesso titolare.

Inoltre, qualora una domanda di brevetto italiano sia estesa in Europa e dia origine ad un brevetto europeo successivamente validato in Italia, l’eventuale brevetto concesso in Italia a partire dalla domanda italiana cesserà di produrre i suoi effetti nella misura in cui esso tutela la medesima invenzione del brevetto europeo.